孔夏雨律师 京衡律师代理企业字号与商标权冲突案终审胜诉 2009-9-7 16:47:20 [京衡网按]本所孔夏雨律师、罗嫣律师和广东王志平合办＼本所主任陈有西律师指导的一宗复杂疑难的商标案件，浙江省高级法院日前作出判决，撤销一审判决，本所当事人获得部分胜诉．本所律师以字号权对抗商标权的观点得到法院支持，在先使用不构成对未使用的商标权人的损害，无需赔偿．亦无需消除影响赔礼道歉．以购买他人未使用的商标来起诉知名企业的市场占有份额的恶意诉讼，没有得到司法权的认可． 京衡律师集团 判 后 告 知 书 广东##文化发展有限公司： 　　　贵司委托本所代理的上诉王某某为商标权纠纷案二审已下判。浙江高院作出了有利于贵司的部分改判结果，二审总体上算胜诉。现就该案裁判要旨，作如下告知： 一、 相对于对方王某某的上诉，法院全部予以驳回，胜诉点有三： 1、 对方对一审认定贵司“系对##字号的突出使用，而非作为商标使用”不服，要求改判，二审没有支持，予以驳回（第12页13-14行，第19页15-16行）。 2、 对方要求从一审30万赔偿，增加到50万，二审驳回（第13页第2行，第19页15-16行） 3、 对方要求从贵司网上道歉，改判为《人民日报》上道歉，二审法院驳回。（第13页第7行，第19页15-16行） 二、 相对于我方上诉，法院部分支持，实质胜诉点有四： 1、 一审判决贵司要在网上道歉，二审改判不用道歉；（一审判决主文第四条，二审判决主文第一条）是鉴于贵司使用字号的行为没有造成对王的不当影响， 2、 二审将赔偿额从一审30万降低为3万元，挽回了27万，主要是考虑到贵司实际没有利用王的商标获利的事实。 3、 诉讼费的承担作出改判。将一审由贵司承担7270元，改为900元；二审确定为贵司承担900，对方承担8188元。如按一审判决承担方式，贵司将损失14540元，现只承担1800元，挽回12740元。 2、3项合计，本所代理二审为贵司挽回经济损失282740元。 4、 遏制了以商标恶意诉讼获利的行为。本案中，对方以诉讼获利的目的意图明显，二审开庭后，籍一审之结果，无理要价。律师亦可能是按获利分成。现在，只判3万，对方主要目的均落空，对其以后的无理寻讼积极性将产生遏制作用。浙江高院知识产权案件均上网公示，今后，本案判例对此类行为将产生制约性影响。 三、 关于贵司在本案判决后的应对战略 浙江高院判定贵司突出使用字号侵犯王的商标权的法律依据为《商标法》司法解释第一条第1款之规定。 对此，我们的建议是： 1、对库存商品进行清理，按法院判决进行适当改变包装后销售。 2、建议在今后商品中使用企业全称，或全称类的、“##文化名誉出品”之类的突出使用，避免单独使用“##”字样，以免再出现侵权事件。 3、主动出击，以王某某实际不生产、三年未使用为由，要求国家商标局撤销其“##”商标。 4、可以考虑利用本次胜诉，以较低代价受让其商标。 5、规范档案管理制度。今后，在经营过程中，就宣传行为，应当留存相关的资料，以备今后使用。该案中，法院根据证据认定贵司使用字号行为最早为2001年，而非更早的实际时间。 四、 关于费用结算 关于二审诉讼费退费。请联系民三庭书记员某某。也可以在3万元执行时，一起结算扣回。 感谢贵司的信任，委托本所承办本案。愿更多合作，并祝贵司业务兴旺。 京衡律师集团事务所 陈有西 律师 孔夏雨 律师 　　　　　　　　　 二00九年九月七日 广东##文化发展有限公司 商标侵权纠纷上诉案 二 审 代 理 词 浙江省高级人民法院 合议庭各位法官： 　　京衡律师集团事务所接受本案上诉人广东##文化发展有限公司（以下简称广东##）之委托，指派我们担任本案二审代理人。广东##自1998年11月成立以来，诚信经营，知名度不断攀升，作为服务行业，规范合法地简化使用字号，受国家法律保护。本案被上诉人王某某非音像制品生产商，在2006年12月受让取得涉案商标，没有证据可以证实其使用过商标。王受让的该商标注册范围为“音像设备”，与广东##所涉的“音像制品”虽同在第9类，但其市场特征和涵盖范围完全不同，根本不可能构成市场混淆，消费者伙不会造成误认。一审法院支持原告的无理、恶意的诉讼，显然错误，应予纠正。 　　现根据本案焦点发表以下代理意见。 一、##产品的宣传标识,是对自己企业字号的合理使用，并未作商标使用，也没有攀附原告的商标 　　“##音像”、“##文化”、“##文化荣誉出品” “##大电影”、“##电视剧”文字标志,是指“##文化发展有限公司”生产的产品，属于合理使用自己企业字号的行为，不属于商标标识使用行为。 　　1998年11月10日，广东##成立，依法取得企业名称权。之后，广泛地使用企业名称及字号，至今，在全国范围事实上达到字号驰名（知名）状态。 　　商标和企业字号分属不同的知识产权领域，均受法律保护。本案中，广东##凭借十多年的经营以及广告投入和成功的营销，在市场上完全自力地创出了企业声誉。其服务群体、交易对象均在不断扩大，市场竞争力不断提升，形成良好的口碑。同时，与之相关的“##”字号的价值含量，即无形财产亦不断攀升。 　　根据《企业名称登记管理规定》第三条规定：企业名称在企业申请登记时，由企业名称的登记主管机关核定。企业名称经核准登记注册后方可使用，在规定的范围内享有专用权。 　　广东##自成立，诚信经营，通过长期有效地使用##字号，使得其字号的影响力、美誉度达到全国知名的状态，在其知名的范围内应当享有排他使用的权利。广东##在一审时提交的证据二、三、四证实2001年至今发行了大量的知名的影视剧（音像制品），如《笑傲江湖》、《忠诚》、《长城》等脍炙人口的优秀影视作品。广东##经长期使用字号，消费者只要看到##字号就会形成信任的感觉，这也是广东##无形资产的价值体现，符合国家法律鼓励创造无形资产的规定的。 　　所以，##注册、合理使用字号符合法律规定，在其知名的全国范围内享有排他的专用权。 二、“##”两字不是原告的商标，不受独占保护。 　　原告商标是图形、文字组合商标，其中一部分不能视为独占使用的商标。一审的判决对商标法理解概念错误。显著区别性不是##两字，而在为组合。 　　商标是由文字、图形、声音、以及三者的组合整体，作为其区别于其他同种商品和服务的标志。因此，商标的任何一部分，不能成立为商标。这就是国家商标局会将一些通用名字和大类称呼都允许在组合商标的文字中出现的原因。象我所“京衡律师”商标，“律师”两字单独不能成其为商标。但国家局允许在组合中使用。 　　原告的商标，是一朵花图案、加拼音、再加##两字组成。一审法院将其中三分之一扩大为其商标，称其具有显著性特征，但忘了其对“##”两字单独的字没有独占性这一特征。理解商标法错误。 　　上诉人的商标是以Z字为特征的组合商标，同原告的商标完全不相似，实际使用中也同自己的商标一致而不同原告的一致，根本不构成近似侵权。 三、原被告产品类别本质不同，市场不混同，不可能构成混淆。 　　原、被告的商品，从表面上而不从实质上去区分，好像都是第9类。但只要认真审查其注册的子目录名称，就可以知道“音像设备”和“音像制品”是完全不同的两类商品。“设备”是一种载体和配件，“音像制品”则是一种可以表达思想和艺术的有著作权特征的商品。在我国，音像出版是要特许的，由新闻出版局、广电局审查后才能够取得出版许可证。而音像设备则任何企业只要技术合格都可以生产。这两种商品是不可能出现市场重迭的。人们买的上东##的蝶片，是为了欣赏影视大片，而原告没有一张这方面的产品。 　　原告的商标注册范围目录为第9类“音像设备”，广东##的产品系“音像制品”。一个特征为设备产品，一个特征为著作权产品。商标分类虽然同为第9类，但其消费者客户完全不同。购买的使用目的也完全不同。一是为了用，一是为了看。这两类消费者完全不会，不会对产品的来源产生混淆，不会产生误认误购。 　　所以，原告同上诉人的产品完全不重合，根本构不成混淆侵权。 四、原告商标根本没有实际使用，没有任何市场影响，不值得上诉人去攀附混淆 　　实际上，原告的商标并未经实际使用，提交法院的证明使用的证据可能为诉讼而造。王某某不能证实08年7月的两份许可文书实际已履行（一审证据十六、十九）。 　　为了进行诉讼，原告伪造了《白蛇后传》产品的商标，说是他们使用了商标的产品。该蝶片的出版社是“浙江音像出版社”，原告竟然贴上了他们的商标。这是明显的假冒商标行为，直接构成了对浙江音像出版社的侵权。他们居然敢拿出来作为他们生产核算单位销售的主要证据使用。 　　广东##经多年实际使用，有广泛、稳定的客户，看到“##”字号就会产生直接联想，根本不会与浙江台州地区的个体户从来没有销售的东西产生任何联想和联系。 五、原告商标只限于“音像设备”，不能用为生产“音像制品”，实际上两被许可人都没有音像生产、销售经营许可证和资格。 　　原告虽然举证了两次许可他人使用，实际上都系为了打官司伪造证据。都没有向国家商标局备案，无以证实许可的真实性和时间，不受法律保护。且原告没有举证证实许可文书的形成时间，不应该当采信为08年形成。且两个被许可人，一为个体工商户，一为没有音像生产资格的义乌公司。原告并没有举证义乌公司的音像生产资格证，也没有举证他生产了什么蝶片。原告没有举出一份他们生产音像制品的证据。许可合同并不是使用证明。商品商标的使用，是指投入商品流通市场的使用。即将自己的商品区别于他人商品的使用。原告和两受让人都没有任何实质使用。没有生产过一张音像光盘。 　　即便义乌企业有使用原告的商标行为，因原告的商标没有在第9类上注册过光盘产品，根据《商标法》第第五十一条之规定：“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限，”其行为亦属于违法使用商标。不但不受法律保护去追究他人，其自身还应被处罚。 六、《商标法》立法保护的本意和宗旨，是保护无形财产权的创造者，不是保护恶意诉讼的不劳而获者。 　　广东##已经生产、销售十年。产品大量投放市场，形成了巨大的无形资产。本案原告作为一个个人，获取商标转让仅三个月，转让给自己丈夫的个体工商户，实际上夫妻关系等于没有转让，义乌公司使用也没有认据。因此，本案的侵权是原告利用法律空子恶意诉讼牟利，完全违背商标法的立法宗旨。司法实践中保护在先权利。上诉人对自己企业字号的合理使用，是在先使用，刚获权利的原告无权夸大其独占范围，把其商标的一部分“##”夸大为其商标，而禁止他人使用。 七、一审已经判决认定原告没有生产销售，因此结果判赔是没有依据的 　　法官裁量可以酌定赔偿，前提是指原告确有损失，而无法举证查明的情况，可以由法官决定在50万之内判赔。对于已经查明没有损失的，根本就不能进行裁量酌定。因为损失前提不存在。这是知识产权侵权归责的基本原则。查明没有损失的，法官无权酌赔。那种以为不论有无损失都可以由法官酌定赔偿的观点是错误的。 八、本案如果像一审这样判，连锁后果严重。 　　广东##是进行了十年生产销售的企业。如果像一审这样把“##”两字夸大为其独占商标，广东##全国市场营销将造成严重影响，被一个没有一张音像制品生产销售的个体户独占其十年创下的市场。这是完全同《商标法》立法本意背道而驰的。这种“保护”恰恰是扼杀真正的知识产权权利人的。是完全违反我国《商标法》的原则和市场公平的原则的。 　　因此，一审判决事实不清，法律理解错误，没有把握国家立法关于鼓励和保护创设无形资产的精神，相反对之进行了打击。支持和保护了利用恶意扩大商标权进行获利性诉讼的违法行为。因此一审判决不当，与法律相悖，应当撤销。请求法庭查明真相，改判驳回原告全部诉讼请求。 二00九年六月十二日 本案出庭律师: 中华全国律师协会知识产权委员会委员 京衡律师集团知识产权法律部主任 孔夏雨 律师 广东任高杨律师事务所 　　　　　　 王志平 律师 　　　　　　　　指导代理词主稿审定: 中华全国律师协会知识产权委员会委员 京衡律师集团事务所主任＼一级律师 陈有西 律师 　　　　　　　　　协办律师 京衡律师集团知识产权法律部 商标国际注册代理人 　　　　　　 罗　嫣 律师